São Paulo, 16 de janeiro de 2009
Uso de marca e o PIS-Cofins
Dr. Fernando Henrique Lopes e Dr. Rodrigo César Marinho
A existência de uma marca forte passou a ser fator decisivo para o sucesso de uma empresa no mercado. A experiência e a análise do mercado ao longo dos anos mostram que a marca atua como fator de diferenciação, influenciando de maneira significativa o consumidor no momento de sua escolha. Sem a marca não existe a criação de um mercado, pois ela será o ponto de referência que permitirá ao consumidor a identificação do produto ou serviço. É por meio dela que o empresário se mostra ao consumidor e cria sua posição no mercado. A marca, assim, se torna uma poderosa aliada, já que além de ser fator de identificação, apresenta características e valores a ela intrínsecos que podem passar despercebidos a um olhar mais desatento, mas que fazem toda diferença no mercado. Inclusive, o valor dos ativos intangíveis, incluindo-se aí as marcas, passou a ser componente importante no processo de avaliação das empresas, bem como condição fundamental nas decisões de investimento.
O registro da marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) assegura ao seu titular o direito de uso exclusivo dessa marca, em todo território nacional, mesmo que o titular seja pessoa física ou jurídica estrangeira, garantindo-lhe o direito de impedir que terceiros usem-na para os mesmos produtos ou serviços. Neste sentido, abre-se ao titular do registro da marca, ou até do próprio titular do pedido de registro, a possibilidade de explorá-la diretamente ou por meio de contrato de licença de uso de marca em favor de terceiro interessado. Esta licença autoriza a esse terceiro a exploração da marca mediante retribuição específica conhecida como royalties.
É prática comum no mercado a celebração de contratos de licença de uso de marca entre controladora no exterior, normalmente titular da marca, e sua subsidiária no Brasil visando à remessa de royalties a título de remuneração.
A licença, por meio das disposições pertinentes, não causa qualquer prejuízo ao titular da marca em exercer e manter o controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços por ela abrangidos.No entanto, um ponto que onera de maneira significativa este tipo de contrato, mas que é polêmico e controverso, inclusive para própria Administração Pública, é a incidência do ISS e das contribuições PIS e Cofins.
A licença pelo uso de marcas, conferida pelo detentor da marca aos que pretendem utilizá-la, não pode ser considerada prestação de serviço, e a esta não se equipara. Tal operação consiste na outorga temporária de um direito e, como tal, constitui uma obrigação de dar, enquanto que a prestação de serviço é, tipicamente, uma obrigação de fazer. Essa diferenciação natural é de suma importância para a definição dos tributos incidentes sobre a remuneração em razão da licença do direito de uso de marcas e, a matéria ganha maior relevância, quando a detentora da licença está sediada no exterior.
Não havendo operação cuja natureza seja de obrigação de fazer, não há motivos para se falar em incidência tributária sobre prestação de serviço, o que significa a não incidência do ISS e, da mesma maneira, relativamente aos contratos celebrados com companhias estrangeiras, das contribuições PIS e Cofins sobre a importação. A Receita Federal do Brasil já se manifestou sobre o assunto, oportunidade na qual resolveu que a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior, em face de contrato de licença de uso de marca, a título de royalties, não caracteriza contrapartida de serviços provenientes do exterior, pelo que não cabe a incidência das contribuições PIS e Cofins sobre a importação. No que tange ao ISS, ainda que pareça evidente a ausência de obrigação de fazer nos contratos de outorga do direito de uso de marcas, a legislação do ISS prevê expressamente a incidência deste tributo sobre os contratos, cujo objeto é a cessão de direito de uso de marcas. Nota-se, aqui, uma disparidade de posicionamento. De um lado, a administração Federal define que o contrato de licença de uso de marca não consubstancia operação de prestação de serviços. Do outro, a legislação permite que Municípios exijam o Imposto sobre Serviços, em decorrência desta operação. Este conflito de entendimento é fruto da forma federativa do Estado Brasileiro e não foge da normalidade. O Poder Judiciário é o órgão responsável por analisar esta problemática e, como tal, deve ser chamado a intervir pelos contribuintes que praticarem este tipo de operação.
(Fernando Henrique Lopes e Rodrigo César Marinho são advogados de Zilveti e Sanden Advogados em São Paulo.)
